Наряду с выдачей лицензий патентообладатель вправе продать или иным образом переуступить патент на изобретение, полезную модель либо промышленный образец, а лицо, зарегистрировавшее, товарный знак, распорядиться им, передав третьему лицу.
Понятие и предмет лицензионного договора. Лицензионный договор -это соглашение о предоставлении лицензии. Под лицензией понимается предоставление обладателем исключительного права (патентообладате-
* Под полезными моделями понимается новое и промышленно применимое решение, характеризующее конструктивное выполнение каких-либо средств производства или, предметов потребления, а также их составных частей. Иначе говоря, речь идет о новых образцах различных устройств и конструкций, имеющих полезное предназначение и пригодных для промышленного воспроизводства, но не во всем отвечающих строгим критериям объекта изобретательского права.
* См.: 3 е н и н И.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау.- Сов. государство и право. 1983. № 6. С. 57.
лея или владельцем товарного знака) третьим лицам в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащего ему права на использование охраняемого объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца либо товарного знака).
По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) передает право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
Правовая природа лицензионного договора. Лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма. Вместе с тем договор патентной лицензии как "купля-продажа" (на время) права использования охраняемого объекта отличается и от купли-продажи, и от аренды вещей.
Во-первых, договор купли-продажи (аренды) базируется на праве собственности или ином вещном праве продавца (наймодателя). Напротив, в основе лицензионного договора лежит исключительное право патентообладателя.
Во-вторых, по договору купли-продажи (найма) передаются вещи, двойное владение и пользование которыми исключено. Объект же исключительного права вообще не нуждается в передаче: описание изобретения, промышленного образца или товарного знака публикуется и доступно каждому. Он может одновременно использоваться самим продавцом (лицензиаром) и, с разрешения последнего, неопределенным числом третьих лиц (лицензиатов). Вследствие названных особенностей к договору патентной лицензии неприменимы правила законодательства о купле-продаже (касающиеся обязанности продавца сохранять проданную вещь, передавать ее, оговаривать ее недостатки), а также об имущественном найме (например, правила о проверке исправности сдаваемого внаем имущества).
Виды лицензионных договоров. В зависимости от наличия патентно-правовой охраны различаются, в частности, лицензии патентные и беспатентные (когда по заявке патент еще не выдан, но уже имеется решение о его выдаче). Наряду с возмездными существуют лицензии, передаваемые лицензиару бесплатно. По другим основаниям различают обязательные, открытые и принудительные лицензии. Наибольшее практическое значение имеют исключительные и неисключительные (простые), а также полные лицензии.
Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать объект вследствие того, что в нем используется охраняемое патентом изобретение другого лица. В таком случае патентообладатель вправе требовав от последнего предоставления лицензии на использование его изобретения на договорных условиях.
Открытая лицензия - официально публикуемое Патентным ведомством безотзывное заявление патентообладателя о предоставлении любому лицу права на использование охраняемого объекта. При наличии такого заявления лицо, изъявившее желание использовать объект, заключает с патентообладателем не лицензионный договор (со всеми его реквизитами) , а лишь договор о платежах. В целях поощрения патентообладателей
к предоставлению открытых лицензий пошлина за поддержание в силе соответствующих патентов снижается на 50%.
Принудительная лицензия. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения либо промышленного образца в стране в течение пяти лет, а полезной модели в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче патента лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора, может обратиться в Патентный суд Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной лицензии с указанием пределов использования объекта, размера, сроков и порядка платежей. Принудительная лицензия предоставляется, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта было обусловлено уважительными причинами.
Исключительная лицензия - один из наиболее распространенных видов патентных лицензий. Предметом данной лицензии является исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных сторонами, с сохранением за лицензиаром права на использование объекта лишь в части, не передаваемой лицензиату. Вэтой части лицензиар вправе как сам использовать охраняемый объект, так и передавать права использования другим лицензиатам.
Пределы (рамки, ограничения) исключительной лицензии касаются:
срока, территории либо способа использования охраняемого объекта. Например, лицензиат может приобрести право использовать изобретение сроком на семь лет всеми способами только на территории Москвы.
Однако лицензиат может получить исключительное право и на территории всей страны, но только на изготовление либо применение, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в коммерческий оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также на применение способа, охраняемого патентом. Возможна и любая другая комбинация указанных факторов (т.е. срока, территории, способов применения изобретения).
В рамках исключительной лицензии могут устанавливаться также квоты на выпуск запатентованных изделий, предельные цены на произведенную по лицензии продукцию и другие условия, очерчивающие границы исключительных прав как лицензиата, так и лицензиара.
Неисключительная (простая) лицензия отличается от исключительной тем, что она никак не связывает лицензиара. Он вправе как сам использовать охраняемый объект в пределах и способами, на которых он выдал простую лицензию, как и предоставлять аналогичные лицензии любым третьим лицам. Естественно, цена подобной лицензии значительно ниже цены исключительной лицензии.
Полная лицензия. По договору полной лицензии лицензиат получает на определенный срок право монопольного использования охраняемого объекта. Этот договор от переуступки патента фактически отличает лишь срок. По истечении обусловленного договором срока~все права на объект вновь имеет сам патентообладатель.
Сублицензия. Данный вид лицензии вправе выдавать лишь владельцы исключительных и полных лицензий. В случае признания недействитель-
ной или истечения срока действия основной лицензии сублицензия также автоматически теряет силу*.
Оформление лицензионного договора. Лицензионный договор составляется в письменной форме. Это двусторонний, консенсуальный и, как правило, возмездный договор. Договор о выдаче лицензии, как и договор о переуступке патента (или уступке товарного знака), действителен лишь при условии его регистрации в Патентном ведомстве.
Основные права и обязанности лицензиара по договору исключительной лицензии. В лицензионном договоре основное право лицензиара -право на получение лицензионного вознаграждения, размер которого определяется в виде: твердой (паушальной) суммы; периодических процентных отчислений от прибыли лицензиата (роялти); паушальной суммы и роялти. Лицензиар обязан обеспечить реальное осуществление передаваемых прав, для чего передать (за дополнительную плату) необходимую документацию, образцы изделий, оказать лицензиату техническую и другую помощь, командировать своих специалистов, поставить специальное оборудование, комплектующие узлы, детали и сырье.
Передача технической документации оформляется двусторонним при-емо-сдаточным актом. Кроме того, лицензиар должен обеспечить сохранение в силе патента, на основе которого предоставлена лицензия (уплачивать пошлины, защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами), и техническую осуществимость производства продукции по лицензии, а также возможность достижения показателей, предусмотренных договором, при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.
Основные права и обязанности лицензиата по договору исключительной лицензии. Лицензиат вправе требовать исполнения лицензиаром его обязанностей и сам обязан выплачивать последнему обусловленное договором вознаграждение. Договором может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензии. Кроме того, лицензиат должен выпускать продукцию не ниже того качества, что и у лицензиара, рекламировать объект лицензии, поскольку от этого зависит объем реализации патентованных изделий, а следовательно, и размер роялти, идущих лицензиару в качестве вознаграждения.
Усовершенствования и улучшения. В течение срока действия лицензионного договора стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции, выпускаемой по лицензии, и специальной продукции. Специальной признается продукция, дополнительно разработанная лицензиатом с использованием охраняемых патентами объектов. Обычно указанные усовершенствования и улучшения в первую очередь предлагаются сторонами друг другу на дополнительно согласованных ими условиях (возмездно или безвозмездно).
Обеспечение конфиденциальности. Конфиденциальность - соблюдение лицензиаром и лицензиатом мер по предотвращению случайного или
См.: Ш т у м п ф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 141.
умышленного разглашения сведений, касающихся патентов, третьим лицам. Обычно стороны обязуются сохранять конфиденциальность технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции, а также принимают все необходимые меры для предотвращения их разглашения. В случае нарушения данного обязательства стороны возмещают друг другу причиненные этим убытки.
Лицензионный договор - договор, по которому одна сторона (лицензедатель, или лицензиар) предоставляет право на использование изобретения или иного технического достижения (лицензию), а другая сторона (лицензеполучатель, или лицензиат) выплачивает за это соответствующее вознаграждение. Объектом Л. д. являются технические решения, признаваемые изобретениями по закону страны, гражданином которой является приобретатель лицензии; им могут быть также иные технические достижения, в том числе секреты производства ("ноу-хау").
Существенными признаками Л. д. являются предоставление права пользования объектом договора и нематериальный характер этого объекта, определяемого специфическими признаками (научно-технические достижение). Объём предоставляемых по Л. д. прав зависит от вида лицензии. Условия Л. д. могут устанавливать территорию применения лицензии (часть государства, одно или несколько государств), форму использования объекта лицензии (производство изделий и (или) их продажа, применение технологии и т. д.), его объём в количественном отношении, срок применения (обычно от 5 до 10 лет) и т. д. В Л. д. включаются также условия о передаче приобретателю лицензии технической документации, оказании ему технической помощи путём посылки и приёма специалистов, о поставке образцов машин и оборудования, взаимной информации сторон о внесённых в объект технических усовершенствованиях, об участии сторон в защите прав владельца лицензии против нарушения этих прав третьими лицами, о порядке разрешения споров по Л. д. и др. В Л. д. определяются также размер лицензионного вознаграждения, порядок его определения и выплаты.
Предметом лицензионного договора являются права на передаваемые: изобретения; промышленные образцы; полезные модели; топологии интегральных микросхем; селекционные достижения; товарные знаки, знаки обслуживания; ноу-хау.
В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объем прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования объектов интеллектуальной собственности.
В зависимости от вида лицензии лицензионные договоры подразделяются на:
Лицензионные договоры на "чистые" лицензии;
Лицензионные договоры на сопутствующие лицензии;
Лицензионные договоры на возвратные лицензии;
Лицензионные договоры на перекрестные лицензии;
Лицензионные договоры на принудительные лицензии;
Лицензионные договоры на открытые лицензии;
Лицензионные договоры на обязательные лицензии;
Лицензионные договоры на сублицензии.
Лицензия считается "чистой", если права на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.
Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.
Возвратная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору.
Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.
Принудительная лицензия - это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий.
Открытая лицензия означает предоставление права на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения на основании официального заявления патентообладателя соответственно в патентное ведомство или Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. Патентообладатель не может отозвать свое заявление о предоставлении права на открытую лицензию. Заявивший в патентное ведомство или Госкомиссию о предоставлении открытой лицензии патентообладатель уплачивает пошлину за поддержание патента в силе в размере 50% ее годовой стоимости.
Обязательная лицензия - это разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности страны.
Сублицензия - это право, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.
В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные договоры подразделяются на:
Лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;
Лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии;
Лицензионные договоры на передачу полной лицензии;
Лицензионные договоры на продажу патента.
Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.
Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.
Полная лицензия предоставляется лишь на объекты промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия.
В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:
Патентные лицензионные договоры;
Беспатентные лицензионные договоры.
К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.
Лицензия в переводе с латинского «licentia» значит «разрешение». В гражданском праве данное понятие используется в различных значениях:
1) документ, дающий право на ведение какой-либо деятельности (строительство, освоение месторождений полезных ископаемых, на ведение охот;
2) получаемое от государственных органов разрешение на осуществление торговой деятельности в определенных сферах, объеме и сроках, в т.ч. на осуществление внешнеторговой деятельности (внешнеэкономическая лицензия);
3) разрешение, выдаваемое юридическим или физическим лицом (лицензиаром) другому юридическому или физическому лицу (лицензиату) на использование объекта интеллектуальной собственности. При этом оформляется лицензионный договор (который также может именоваться лицензией).
Именно лицензии как разрешению на использование результатов интеллектуальной деятельности и посвящена настоящая работа.
При рассмотрении лицензионного договора следует, прежде всего, иметь в виду, что он является разновидностью гражданско-правового договора, а, следовательно, имеет все его признаки.
В науке гражданского права под договором понимается соглашение двух или более сторон, направленное на возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. Так, Д.И. Мейер, определял договор как «соглашение воли двух или нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее имущественный интерес» 3 ; К.П. Победоносцев писал, что договор - это «сознательное соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое отношение, в личном своем интересе по имуществу» 4 ; Г.Ф. Шершеневич указывал, что «договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению юридических отношений» 5 .
Данные доктринальные определения договора применимы и к лицензионным договорам, поскольку они входят в общую систему гражданско-правовых договоров, а осуществлённая кодификация позволяет определить общий правовой режим лицензионного договора, что решает проблему соотношения задействованных в его регулировании норм с общими положениями гражданского законодательства. В частности, на лицензионные договоры распространяются общие положения о субъектах и объектах гражданских правоотношений (ст. 17-127 ГК РФ), о сделках (ст. 153-181 ГК РФ), о сроках (ст. 190-208 ГК РФ), об обязательствах (ст. 307-419 ГК РФ), о договоре (ст. 420^453 ГК) а также иные, поскольку иное не установлено четвертой частью ГК или не вытекает из содержания или характера исключительного права.
СП. Гришаев указывает, что «лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма» 6 . Некоторые авторы утверждают даже, что лицензионный договор является не самостоятельным видом договора, а неким комплексом иных договоров (купли-продажи, аренды, найма, товарищества). Разумеется, с такой позицией нельзя согласиться - различия, обусловленные своеобразием объекта лицензионных договоров, не позволяют в полной мере применять к ним положения части второй ГК РФ даже по аналогии 59 .
Легальное определение лицензионного договора дано законодателем в абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ: «По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах» 7 .
В результате проведённой кодификации права интеллектуальной собственности, лицензионный договор приобрёл родовой характер по отношению к видовым лицензионным договорам, указанным в главах 70-76 ГК РФ. СП. Гришаев воспринимает это как «серьёзный шаг вперед на пути преодоления состояния "законодательной раздробленности"». Действительно, унификация терминологии способов предоставления прав использования на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, перечисленные в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, не может быть не воспринята позитивно.
Вместе с тем, в погоне за идеей кодификации любой ценой, был упущен ряд важных моментов. По мнению А.П. Сергеева, необоснованно не были включены в круг охраняемых объектов интеллектуальной научные открытия и рационализаторские предложения 8 .
О.А. Рузакова характеризует лицензионный договор следующим образом:
Целью лицензионного договора является приобретение исключительных прав для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам - лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;
По лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляется на определенных условиях;
За лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обременённым» лицензионным договором;
Лицензиат становится правообладателем на определенных условиях в пределах, установленных договором, и должником по отношению к лицензиару;
Лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных договором;
Существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, сроке, территории действия передаваемых прав;
Лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицам 9 .
В.А. Шуваев выделяет следующие основные признаки лицензионного договора:
Нематериальная природа объектов, что отличает лицензионный договор от договоров, направленных на распоряжение материальными объектами (купли-продажи, аренды, найма). Следствием этого является возможность (экономическая, но не всегда правовая) одновременного использования объекта интеллектуальной собственности;
Направленность действий сторон на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, составляющих предмет договора, вне зависимости от цели такого использования, что позволяет разграничить лицензионный договор и договор коммерческой концессии;
Временный (срочный) характер лицензионного договора, что позволяет отличить его от договора об отчуждении исключительного права, который предполагает бесповоротную смену правообладателя 10 .
Е. Наумова также приходит к выводу, что основной особенностью лицензионного договора, позволяющей отграничить его от иных гражданско-правовых сделок, оформляющих переход прав, состоит в том, что эта передача носит временный и возвратный характер 11 .
На первый взгляд, обоснованность включения временного критерия в число особенностей лицензионного договора не вызывает никаких сомнений. Однако при более детальном рассмотрении этого вопроса возникает, как минимум, два замечания. Суть первого, назовём его юридико-техническим, сводится к тому, что в случае заключения договора на срок, равный сроку действия исключительного права или превышающий его, лицензионный договор окажется фактически бессрочным. Причём здесь мы имеем в виду не абсолютную бессрочность, а бессрочность относительную (к сроку действия исключительного права).
С юридической точки зрения, конечно, срок будет присутствовать в качестве условия договора, но, как замечает О.А. Городов, такой договор будет «по экономической сущности... тождественен уступке». Особенно актуально это в отношении прав на программы для ЭВМ, патентного права и т.д., ведь с учётом технического прогресса, даже самые новейшие разработки через несколько лет могут морально устареть и остаться невостребованными. И это второй, экономический, момент данного вопроса.
Тождественность экономического эффекта от передачи патента и исключительной лицензии, выданной на длительный срок отмечал ещё А.А. Пиленко. При этом главное отличие между этими способами распоряжения исключительным правом он видел в наличие определённых прав и обязанностей у сторон лицензионного договора, которые сохраняются на протяжении всего срока договора.
Таким образом, именно связанность сторон комплексом взаимных прав и обязанностей является сущностным отличием лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права.
Достаточно дискуссионным в науке является вопрос о том, может ли быть лицензионный договор реальным, либо он всегда является консенсуальным. Само понятие реальных и консенсуальных договоров в законе не раскрыто, однако оно выведено доктриной цивилистики и традиционно для гражданского права, что нашло своё отражение в статье 433 ГК РФ.
Ряд авторов полагают, что с учётом нематериального характера объектов, охраняемых частью IV ГК РФ, нельзя говорить о праве владения на них, а значит, нельзя применить и положения п. 2 ст. 433 ГК РФ, предусматривающие, в качестве момента заключения договора совершение передачи имущества. Следовательно, лицензионные договоры по своей природе не могут быть отнесены к реальным, а потому всегда являются только консенсуальным.
Э.П. Гаврилов пишет: «все объекты, охраняемые на основе раздела VII ГК РФ, являются нематериальными объектами, никакого права владения на них не возникает и не может существовать. Более того, по прямому указанию, содержащемуся в ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от права собственности на вещь, в которой выражены соответствующие объекты». Таким образом, он приходит к выводу, что лицензионные договоры - это всегда консенсуальные договоры, «содержание которых состоит в передаче исключительного права, предоставлении права использования и т.п. Их заключение не может обусловливаться передачей имущества (или каких-либо документов). Если такой договор предусматривает передачу имущества (например, картин, рукописей, документов), то эти действия относятся не к заключению договора, а к его исполнению» 12 .
Исключительно консенсуальный характер лицензионного договора отстаивает и Е. Наумова, обосновывая свою позицию тем, что содержание такого договора состоит «как из нематериальных прав (исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования и т.д.), так и из нематериальных объектов,... право владения которыми не может существовать в таком же понимании, как, например, право собственности, включающее триаду правомочий: владение, пользование распоряжение» 13 .
С другой стороны, достаточно убедительна и другая позиция, согласно которой лицензионный договор может конструироваться и как реальный, и как консенсуальный, что соответственно выражается формулировками «предоставляет» и «обязуется предоставить».
Так, И.С. Чупрунов отмечает: «общепризнано, что разграничение между реальными и консенсуальными договорами проводится по моменту заключения договора, т.е. по моменту возникновения обязательственного правоотношения между сторонами. Если консенсуальный договор порождает обязательство с момента достижения соглашения между сторонами (п. 1 ст. 433 ГК), то для перфекции реального договора требуется также передача имущества (п. 2 ст. 433 ГК)» 14 .
СП. Гришаев считает, что речь о реальном договоре может идти в случае безвозмездного лицензионного договора 15 .
Таким образом, данный спор упирается в вопрос о нематериальном характере исключительных прав. Именно это не позволяет Э.П. Гаврилову, Е. Наумовой и другим исследователем признать существование реальных лицензионных договоров. Однако наличие имущественного права на интеллектуальную собственность установлено самим законодателем в статье 1226 ГК РФ, а определение лицензионного договора содержит фразу «передаёт». Думается, таким образом, что корни этой дискуссии уходят в вопрос о природе самой интеллектуальной собственности. Всё вышесказанное даёт нам основание сделать вывод о существовании как реальных, так и консенсуальных лицензионных договоров.
При этом стоит отметить, что в случае необходимости государственной регистрации лицензионного договора, его характер (реальный или консенсуальный) уже не имеет значения, поскольку такие договоры порождают правовой эффект только с момента их государственной регистрации (п. 3 ст. 433, п. 6 ст. 1232, п. 4 ст. 1234 ГК), а лицензиат, исходя из смысла п. 3 ст. 165 ГК РФ, даже в случае реальной модели договора имеет право обязать лицензиара к государственной регистрации договора.
Ещё один научный спор связан с вопросом о том, является лицензионный договор двусторонним или односторонним. Е.Ю. Николаева, например, считает, что «лицензионный договор как двухстороннее соглашение направлен на возникновение права использования результата интеллектуальной деятельности у лицензиата». А потому, «в отличие от договора об отчуждении перехода исключительного права не происходит» 16 . Доводы защитников второй позиции, по сути, те же, что и у сторонников отождествления безвозмездных лицензионных договоров с договором дарения. Их несостоятельность будет показана нами в первом параграфе третьей главы настоящего исследования, а потому сейчас мы не будем останавливаться на этом.
Лицензионный договор, по общему правилу, должен быть заключен в письменной форме (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ). При этом установлено, что несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Для отдельных видов договоров кодексом предусмотрена иная форма.
В отдельных случаях закон требует обязательной государственной регистрации лицензионных договоров (абзац 2 пункта 2 статьи 1235 и пункт 2 статьи 1232 ГК РФ). При этом несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Так, требуют государственной регистрации: а) лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (статья 1369 ГК РФ); б) лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака (пункт 1 статьи 1490 ГК РФ).
Наконец, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме может быть заключён и в устной форме (пункт 2 статьи 1286 ГК РФ).
Введение
Договор о передаче исключительных прав (уступки патента)
1. Понятие договора уступки патента
2. Юридическая характеристика договора
3. Существенные условия договора
4. Регистрация договора
5. Cтруктура договора
Лицензионный договор
1. Понятие лицензионного договора и нормативное регулирование
2. Объекты лицензионного договора
3. Виды лицензионных договоров
4. Существенные условия лицензионного договора
5. Структура лицензионного договора
6. Регистрация лицензионного договора
Введение
Имущественные авторские права (исключительное право или интеллектуальная собственность) могут переходить другим лицам в силу закона (наследование, ликвидация юридического лица), либо передаваться на основании договора (лицензионных договоров, договоров об уступке патента, авторских договоров или других договоров, предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности). Передача (трансфер) технологий является одной из неотъемлемых частей современного научно-технического прогресса. Исключительные патентные права на объекты промышленной собственности могут быть переданы полностью или частично.
Договор о передаче исключительных прав (уступки патента)
1. Понятие договора уступки патента.
1. Правовой формой передачи исключительных прав является договор об уступке патента. Договор об уступке патента является гражданско-правовым договором, хотя закон не дает его определения, а раскрывает лишь некоторые его признаки. В Патентном законе данному договору посвящен лишь один абзац - п.5 ст.10. Договор о передаче исключительных прав (уступке патента) - это соглашение, в соответствии с которым одна сторона (патентообладатель) обязуется передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) другой стороне (приобретателю патента). Патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу.
2. Юридическая характеристика договора.
2. Договор является консенсуальным, т.е. считается заключенным с момента достижения соглашения сторон по всем существующим условиям. Как правило, договор осуществляется на платной основе, т.е. является возмездным, также он может быть и безвозмездным.
Договор является двусторонним, т.е. наделяет каждую из сторон правами и обязанностями.
3. Существенные условия договора.
3. Единственным существенным условием договора является его предмет. Предметом договора является передача юридического документа, удостоверяющего приоритет, авторство на объект и исключительное право на его использование. В договоре необходимо четко установить имя или наименование патентообладателя, название объекта прав, номер патента и дату приоритета запатентованного объекта.
Цена не является существенным условием данного договора, хотя в случае возмездной уступки патента она должна быть указана в договоре. Условие договора об определении размера и порядке выплаты вознаграждения за уступку патента не нуждается в такой регистрации и поэтому может быть предусмотрено сторонами в отдельном соглашении. Такой порядок позволяет сторонам соблюсти в случае необходимости допускаемую законом коммерческую тайну одного из существенных условий своей сделки. Вознаграждение за уступку патента может выплачиваться в форме либо единовременной твердой (паушальной) суммы, либо текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования объекта патентных прав (роялти), либо сочетания паушальной суммы и роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора в Патентном ведомстве путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.
За не перечисление паушального вознаграждения договором может быть установлена неустойка в виде определенного процента от его суммы. При длительной просрочке патентообладатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду. В состав реального ущерба можно включить и все расходы, связанные с юридическим обслуживанием работ по подготовке проектов договоров об уступке патента и об определении размера и порядке выплаты вознаграждения за уступку патента.
Если договором предусматривается уплата роялти, в договор по желанию патентообладателя может быть включена обязанность покупателя по поддержанию в силе уступленного патента. В целях стимулирования покупателя к активному использованию патента в договоре в этом случае целесообразно также предусмотреть ответственность покупателя по возмещению убытков патентообладателя, возникших вследствие как не перечисления роялти, так и не поддержания в силе уступленного патента. Патент уступается по договору на оставшийся срок его действия. Продолжительность срока зависит от времени заключения договора: чем позже заключается договор после выдачи патента, тем короче этот срок. Зачастую права на патент передаются на основе передаточного акта, содержание которого сводится лишь к констатации того, что передающая сторона уступает, а принимающая принимает права по патенту.
4. Регистрация договора.
4. Договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. Целью регистрации договора об уступке патента является пресечение возможных злоупотреблений патентообладателя в форме многократной продажи одного и того же патента. При не соблюдении правила о регистрации договор считается недействительным. Регистрации подлежат также изменения и расторжения договора об уступке патента.
В соответствии с п.3 ст.13 Патентного закона заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об это патентообладателя и Роспатент, гражданину РФ или российскому юридическому лицу.
5. Структура договора.
5. Договор об уступке патента должен обязательно содержать следующие условия: определение сторон; предмет договора; размер вознаграждения (или положение, подтверждающее наличие договорённости в этом отношении). Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не наделён полномочиями контроля за исполнением сторонами зарегистрированных договоров и вытекающих из этих договоров обязательств. Поэтому все споры, связанные с заключением и исполнением лицензионных договоров и договоров об уступки патента на изобретение, рассматриваются в судебном порядке (ст.31 Патентного закона РФ).
Целью заключения договора об уступке патента может служить желание приобретателя иметь в своих руках как можно больше прав на использование определенных технических и иных достижений. Мощные промышленные, строительные и другие фирмы, скупая патенты на отдельные достижения, добиваются высокого качества и привлекательности выпускаемых ими товаров, строящихся объектов и надежности технологии их производства. С другой стороны, некоторые патентообладатели, например научно-исследовательские, конструкторские и тому подобные организации, не занимающиеся промышленным использованием результатов своих разработок, приобретают патенты с намерением их последующей выгодной уступки производственным структурам.
Лицензионный договор
1. Понятие лицензионного договора и нормативное регулирование.
1. Лицензионный договор отличается от договора об уступке патента тем, что в рамках лицензионного договора происходит не полная, а лишь частичная передача исключительных прав патентообладателя. Лицензионный договор относится к разряду гражданско-правовых договор.
Лицензионный договор - это соглашение о предоставлении лицензии, по которому одна сторона (лицензедатель, или лицензиар) обладатель исключительного права предоставляет право на использование изобретения или иного технического достижения (лицензию), а другая сторона (лицензеполучатель, или лицензиат) обязуется вносить определенные платежи и осуществлять иные действия предусмотренные договором.
Юридическая характеристика лицензионного договора. Договор является консенсуальным, двухсторонним и, как правило, возмездным.
Стороны лицензионного договора:
Сторону, получившую лицензию, называют лицензиат;
- сторону, выдавшую лицензию - лицензиар.
Лицензедатель или лицензиар является обладателем исключительных прав и должен иметь правоустанавливающий документ, т.е. патент на объект интеллектуальной собственности.
Лицензионные договоры заключаются между субъектами Российской Федерации, а также между субъектами РФ и зарубежными партнерами.
Передача прав может осуществляться в различном объеме и с различными ограничениями которые оговариваются в договоре.
Лицензионный договор регламентирован Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3417-1 (ст. 13), Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 (далее Закон о товарных знаках), Законом РФ "О селекционных достижениях" от 06 августа 1993 г. N 5605-1 (далее Закон о селекционных достижениях).
Согласно ст. 26 Закона о товарных знаках, право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.
В соответствии со ст. 16 Закона О селекционных достижениях, по лицензионному договору (исключительной или неисключительной лицензии) патентообладатель (лицензиар) передает право на использование селекционного достижения другому лицу (лицензиату) в порядке расчетов, обусловленных договором, или безвозмездно.
2. Объекты лицензионного договора.
2. Объектом Лицензионного договора могут быть объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топологические интегральные микросхемы, товарные знаки и секреты производства (ноу-хау).
3. Существенные условия лицензионного договора.
3. Существенным условием договора является его предмет - предоставление права на использование запатентованного объекта. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы определить объем передаваемых прав. Условия Лицензионного договора могут устанавливать территорию применения лицензии (часть государства, одно или несколько государств), форму использования объекта лицензии (производство изделий и (или) их продажа, применение технологии и т.д.), его объем в количественном отношении, срок применения (обычно от пяти до десяти лет), вознаграждение лицензиара и т.д. Лицензионный договор может быть и безвозмездным.
Цена договора не является существенным условием. Платежи и расчеты по лицензионным договорам зависят в основном от таких экономических критериев, как важность и ценность изобретения и ноу-хау, сопровождающего патент, величина капиталовложений на их приобретение, обязанность предоставления исключительных или неисключительных лицензий и т.д. Взаимные расчеты между сторонами могут осуществляться путем периодических процентных отчислений (роялти), паушных платежей (единовременно выплачиваемая твердая денежная сумма), допускается сочетание различных форм внесения платежей.
В Лицензионный договор, могут включаться условия, целью которых является реальное осуществление передаваемых прав, к ним относится передача приобретателю лицензии технической документации, оказания ему технической помощи путем посылки и приема специалистов, о поставке образцов машин и оборудования, взаимной информации сторон о внесенных в объект технических усовершенствованиях, об участии сторон в защите прав владельца лицензии против нарушения этих прав третьими лицами, о порядке разрешения споров по договору и др., которые дополнительно оплачиваются.
Основной обязанностью лицензиара является сохранение патента в силе, т.е. уплачивать пошлины, защищать в суде, оспаривать патент у 3-х лиц. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.
Договором, может быть предусмотрено право лицензиара, заключать сублицензионные договоры.
Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензионный договор может быть заключен без указания срока действия, т.е. на период действия патента, либо с указанием срока действия.
4. Виды лицензионных договоров.
4. Виды лицензионных договоров. Лицензионные договоры можно классифицировать по нескольким основаниям.
4.1. По предмету лицензионные договора делятся на:
Изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы.
4.2. По объему передаваемых прав:
Патентные лицензионные договоры. Они включают в себя передачу прав на объект, охраняемый патентами.
Беспатентные лицензионные договоры. Они включают передачу прав на объект, по которому была подана заявка, но патент еще не выдан, но есть решение на его выдачу, срок 1,5 года.
Простые лицензии. Лицензиар передает и разрешает использовать лицензиару право на запатентованный объект в пределах территории, обусловленных соглашением, и на определенный срок, оставляя за собой право как самому использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, так и предоставлять аналогичные лицензии другим лицам.
Полная лицензия. По такому договору, лицензиару передаются все права владельца интеллектуальной собственности (за исключением авторства) без каких-либо ограничений на весь срок действия охранного документа.
Исключительная лицензия. По такому договору лицензиату передаются права на владение объектом интеллектуальной собственности, но в пределах и на срок, оговоренный в соглашении. При этом сам лицензиар теряет все переданные права, в том числе и на передачу прав третьим лицам.
Неисключительная (простая лицензия). По такому договору лицензиату передается право на владение объектом интеллектуальной собственности на определенный срок и в оговоренных пределах, но при этом лицензиар сохраняет за собой право использовать их как самому, так и предоставлять третьим лицам права, в том числе на территории и в объеме, уже переданном лицензиату.
Возвратные лицензии. Такие договоры предусматривают встречную передачу лицензиаром лицензиату прав на усовершенствование объектов интеллектуальной собственности лицензиара.
Безотзывные лицензии. Таким договором предусматривается отказ лицензиара от возможности расторгнуть лицензионный договор за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Сублицензии. Лицензиат, обладающий правом на запатентованный объект в силу полной или исключительной лицензии, передает и разрешает использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец сублицензиату в объеме, обусловленном соглашением, и на определенный срок, в пределах предоставленных ему прав по полной или исключительной лицензии.
4.3. По свободе заключения договора:
Открытая лицензия. Объектом собственнсти лицензиара может воспользоваться любой желающий, заключив с владельцем договор о вознаграждении. Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Так, например, в п.1 ст. 19 Закона РФ от 6 августа 1993 г. N 5605-1 "О селекционных достижениях> сказано следующее,
- Принудительные лицензии. Предусмотрены случаи, когда предоставление лицензии осуществляется не добровольно, а принудительно. В случае, если запатентованные изобретения или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная модель - в течение трех лет с даты выдачи патента. Любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ таких изобретения, полезной модели, или промышленного образца.
5. Структура лицензионного договора.
5. Структура лицензионного договора. Для подготовки лицензионного договора невозможно дать универсальных положений его структуры, т.к. Российское законодательство не дает четких критериев его содержания. Мировая практика выработала определенные формы построения лицензионного договора.
5.1. Определение объекта прав.
Необходимо четко определить предмет договора. Определение должно быть достаточно детальным, чтобы сотрудники лицензиара и лицензиата, а также третьи лица (например, судья в будущем процессе) могли точно определить, о каком объекте промышленной собственности идет речь.
5.2. Ограничения, налагаемые на лицензиара.
В данной статье лицензионного договора отразить объем передаваемых прав.
5.3. Сфера действия лицензии. Территория.
Обычно лицензионный договор отражает соглашение сторон в отношении географического распространения переданных лицензиату прав на использование произведения. Чаще всего указываются государственные границы.
Срок действия лицензии.
5.4. Вознаграждение, выплачиваемое лицензиару.
5.5. Заявления и гарантии, возмещение убытков и ограничение ответственности.
Заявления и гарантии. Лицензиару будет предложено включить в лицензионный договор серию "заявлений" и "гарантий", предназначенных для обеспечения лицензиату уверенности в том, что он получает по договору нечто, обладающее определенной ценностью, и сможет использовать полученные права, не опасаясь вмешательства третьих лиц. "Заявление" - это декларация о наличии или отсутствии определенных фактов и о том, что лицензиат может полагаться на эту декларацию, заключая договор. "Гарантия" сходна с заявлением: это декларация о наличии или отсутствии определенных фактов и о том, что такая ситуация будет продолжаться в течение всего срока действия лицензии. Заявления и гарантии обычно усилены положениями договора о возмещении убытков.
Возмещение убытков. Положение лицензионного договора о возмещении убытков служит лицензиату чем-то вроде "страхового полиса" на случай, если использование объекта нарушит права третьих лиц. В соответствии с положением о возмещении убытков лицензиар будет обязан возместить любые расходы, понесенные лицензиатом в случае нарушения данных ему гарантий. Так, лицензиар обязан возместить расходы лицензиата (включая оправданные расходы на юридические услуги), связанные с иском третьего лица о нарушении его права. По американскому праву этот вид условий договора называется "hold harmless clause" - положение о предотвращении вреда.
Ограничение ответственности. Естественно, лицензиар будет стремиться ограничить сферу своей ответственности за финансовые потери, которые может понести лицензиат. Такие ограничения могут содержаться в договоре в виде предельной суммы, на возмещение которой имеет право лицензиат, либо в виде перечисления определенных видов убытков, таких как неполученная прибыль. Договорное право соответствующей страны, например, Гражданский Кодекс РФ, может также ограничивать свободу сторон в установлении их прав и обязанностей на данный случай.
5.6. Нарушение прав третьими лицами.
В зависимости от вида предоставленной лицензии и при условии, что соответствующее право дозволяет не только уголовно-правовые, но и гражданско-правовые меры защиты, договор должен предусматривать порядок предъявления исков к третьим лицам, незаконно использующим объект договора.
5.7. Передача прав и сублицензирование.
Во многих случаях возникает вопрос о том, вправе ли лицензиат "передать" лицензионный договор (иными словами, передать свои права и обязанности по нему) или "сублицензировать" часть своих прав. Лицензионные договоры часто содержат условия о запрещении лицензиату передачи своих прав и обязанностей и выдачи сублицензий без предварительного согласия на то лицензиара. В этом случае в договоре следует предусмотреть, будет ли подобное требование распространяться на случаи слияния лицензиата с другой компанией или приобретения им компании.
5.8. Разрешение споров.
В международных лицензионных договорах необходимо определить вопросы о выборе применимого права.
6. Регистрация лицензионного договора.
6. Лицензионные договоры и договоры об уступке патента полежат регистрации в Роспатенте в соответствии со ст. 10 и 13 Патентного закона РФ и без такой регистрации считаются недействительными. Из числа ведомственных актов, устанавливающих правила о лицензионных договорах, необходимо назвать Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденные приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64, а также Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утвержденные Роспатентом 30 ноября 1994 г.
Роспатент регистрирует также:
Изменения, касающиеся существенных условий договора;
- досрочное расторжение договора, заключенного с указанием срока его действия, а также расторжение договора, заключенного без указания срока его действия.
Сведения о зарегистрированном лицензионном договоре, зарегистрированных изменениях и дополнениях, а также расторжении лицензионного договора вносятся в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей, Государственный реестр промышленных образцов РФ. В официальном бюллетене Роспатента публикуются следующие сведения: дата и номер регистрации договора; определение сторон договора; предмет договора; объем передаваемых прав.
Только в отношении лицензионного договора, предметом которого являются секреты производства (ноу-хау), действующее гражданское законодательство не предусматривает процедуры регистрации. Собственно говоря, регистрация подобного договора противоречит самой природе этого объекта. Действующее законодательство относит ноу-хау к нераскрытой информации, при этом обязательным условием предоставления ей правовой охраны как раз и является неизвестность третьим лицам.
1. При составлении Авторского договора необходимо руководствоваться национальными нормативными актами и международными договорами, участницей которых является Российская Федерация. Правовые отношения в связи с созданием и использованием объектов авторского права регулируются также обычаями делового оборота.
К национальным законодательным актам относятся: Закон РФ от 09 июля 1993 г. N 5351-1 (далее - Закон об авторском праве), он распространяется на любые виды произведений науки, литературы и искусства, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения; Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 , он регулирует отношения, складывающиеся в связи с созданием, правовой охраной и использованием программных продуктов - программ для ЭВМ и баз данных; Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 , который содержит положения, относящиеся к применению норм авторского права в деятельности СМИ (выход в свет продукции СМИ, порядок распространения, условия использования произведений и др.); Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ; Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ; Федеральный закон от 06 января 1999 г. N 7-ФЗ.
К международным договорам РФ в области авторских прав относятся: Всемирная конвенция об авторском праве от 06 сентября 1952 г. (в мае 1973 г. вступила в силу для СССР); Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 г. (участницей которой Российская Федерация стала 13 марта 1995 г.); Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.); Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.), Россия формально в ней не участвует, но в настоящее время ведутся работа по присоединению у данной Конвенции.
Авторский договор - это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Взаимные права и обязанности сторон авторского договора касаются имущественных и связанных с ним личных неимущественных прав.
2. Действующее законодательство РФ не содержит классификации авторских договоров. Однако на практике применяются авторские договоры, сгруппированные по различным основаниям:
Издательский договор. Такой договор заключается между автором и издательством. В силу данного договора издательство получает право на определенный договором срок распространять произведение;
Постановочный договор. Такой договор используется для публичного исполнения музыкального или драматического произведения зрелищными организациями;
сценарный договор. Такой договор используется в области кино им телевидения;
договор на создание рекламы. Такой договор регулируется нормами Федерального закона от 18 июля 1995 г. .
В зависимости от объема передаваемых прав авторские договоры подразделяются на договора передачи исключительных и неисключительных авторских прав.
Выделяют авторские договоры, заключаемые с автором на уже созданное произведение или договор на создание произведения. Такай договор в соответствии с Законом об авторском праве как договор заказа (ст. 33). По договору заказа автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику.
3. Одним из важнейших, существенных условий договора является условие, о его предмете, который охватывает все то все то, по поводу чего заключается договор. Содержание предмета зависит от вида договора.
В Законе об авторском праве (п.1 ст. 31) предмет авторского договора определен как, передаваемые по договору. Если в авторском договоре не указан объем передаваемых прав, то такой договор может быть признан недействительным.
Способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору);
- срок, на который передается право;
Территория, на которой может осуществляться использование;
Размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. Если договор заключен с участием иностранных лиц, то необходимо включить валютную оговорку;
Другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.
Если договор заказа составляется с участием иностранных лиц, то необходимо предусмотреть в таком договоре:
Аванс, размер которого определяется соглашением сторон;
- язык, на котором будет написано произведение;
- порядок предоставления рукописи (полностью или частями);
- примерный объем произведения;
- жанр, композиция и т.д.
Договоры о передаче прав на использование программ для ЭВМ и баз данных можно разделить на следующие виды:
Договор о полной уступке всех имущественных прав (полная лицензия);
Договор о передаче исключительных прав, т.е. неисключительная (простая) лицензия.
2. По способу использования передаваемых прав:
Договор на выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ или базы данных;
договор на воспроизведение (изготовление одного или более экземпляров) программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме любыми способами;
договор на распространение программы для ЭВМ или базы данных;
Договор на модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой;
Договор на распространение программы для ЭВМ или базы данных путем предоставления доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ и базы данных, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей;
Договор на иное использование программы для ЭВМ или базы данных.
Согласно ст. 13 Закона о программах для ЭВМ правообладатель всех имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных непосредственно или через своего представителя в течение срока действия авторского права может по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных путем подачи заявки в РосАПО.
Порядок регистрации регулируются Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию программ для электронных вычислительных и баз данных, утвержденными приказом РосАПО от 05 марта 1993 г. N 7п и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных, утвержденных приказом Роспатента от 25 февраля 2003 г. N 25.
Договор о полной или частичной передаче имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных также может быть зарегистрирован по соглашению сторон.
От авторского договора следует отличать предусмотренный ст.14 Закона о программах для ЭВМ договор об использовании программы для ЭВМ или базы данных третьими лицами (пользователями). В данном случае под использованием понимается использование программ или баз данных потребителями для собственных нужд в соответствии с их функциональным назначением. При этом пользователям не переходят никакие авторские права на программы или базы данных. Пункт 3 ст. 14 Закона о программах для ЭВМ предусматривает особый порядок заключения договора об использовании программного продукта при продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам и базам данных путем изложения условий договора на передаваемых экземплярах программ и баз данных (так называемая оберточная лицензия). Считается, что покупатель соглашается с условиями авторского договора, если он вскрывает дистрибутив - упаковку с дисками или CD-ROM.
4.1. Название договора должно содержать указание на вид договора и указание наименования передаваемого по соглашению объекта. Хотя в Законе об авторском праве данные виды договоров называют "авторскими", но употребление этого термина является не всегда целесообразным, поскольку автор слишком редко является обладателем исключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, и слово "авторский" поневоле может вводить в заблуждение. В этом случае для названия договора лучше всего пользоваться устоявшимся, находящим все большее употребление термином "лицензионный". Тем более что тот же Закон об авторском праве передачу прав на использование произведений уполномоченными на то организациями типа Российского авторского общества (РАО) называет лицензией (п. 2, 4 ст. 46).
4.2. Преамбула авторского (лицензионного) договора является декларативной, мотивировочной частью, отражающей общие цели сторон. В преамбуле принято подробно указывать наименования сторон и лица, их представляющие. В преамбуле могут быть приведены юридические адреса сторон и сделаны ссылки на законодательство, на основании которого указанные стороны осуществляют свои правомочия. Сокращения, условные обозначения и другие сведения приводятся после их расшифровки. Здесь должны быть названа, программа для ЭВМ или база данных (программный продукт), предлагаемая лицензиаром, и отмечено право лицензиара распоряжаться этим объектом, а также выражено желание лицензиата приобрести лицензию на предлагаемый программный продукт. В зависимости от конкретных обстоятельств в преамбулу могут быть внесены дополнения в виде ссылок на соответствующие пункты и разделы предшествующих договору соглашений, например предварительного договора или опционного соглашения.
Опционным называется предварительное соглашение, предшествующее основному лицензионному договору, согласно которому стороны определяют возможность (реализуемость) этого лицензионного договора.
4.3. Определение терминов, используемых в тексте необходимо во избежание коллизий, связанных с различной трактовкой одних и тех же понятий, используемых в тексте договора. Иначе разногласия могут возникнуть уже на этапе передачи технической документации.
4.4. Предмет договора есть то, о чем заключается договор. Предмет договора должен быть определенным, в нем точно и недвусмысленно описываются все права и сведения, передаваемые по договору, подробно указывается объем этих прав, порядок, территория, условия их передачи и использования, цель соглашения. Смысл понятия "использование" должен быть раскрыт. Субъекты договорных отношений должны знать, о каких объектах идет речь. В данном разделе должен быть определен вид авторского лицензионного договора (авторский договор о передаче исключительных прав, неисключительных прав) и объем прав, оставляемых за лицензиаром. В ряде случаев для каждого вида использования следует определить свою территорию, например, следует указывать, где лицензиат может производить, а где сбывать продукцию. В зависимости от того, насколько полно и четко сформулировано содержание данного раздела, настолько гармонично будут в дальнейшем развиваться отношения сторон.
4.5. Поставка, установка и сопровождение программного продукта. Сторонам следует определить, в какие сроки будет поставлена лицензиату программа для ЭВМ или база данных, последствия, возникающие вследствие несоблюдения установленных договором сроков. Необходимо также определить, на кого возлагается установка и дальнейшее сопровождение программного продукта - на лицензиара, лицензиата, или на третьих лиц по согласованию сторон. В интересах лицензиата в договор (соглашение) включаются условия об оказании лицензиаром квалифицированной помощи и услуг, связанных с эксплуатацией программного продукта.
4.6. Условия, порядок и сроки обучения персонала лицензиата. Лицензиар должен обеспечить обучение лицензиата пользованию разработанной им программой для ЭВМ или базой данных на месте деятельности лицензиата в течение оговоренных настоящим договором сроков. При этом необходимо определить стоимость обучения и условия ее оплаты: будут ли эти расходы включаться в оговоренную цену лицензии или представлять собой самостоятельную статью расходов лицензиата.
4.7. Гарантии и ответственность. В первую очередь лицензиар должен нести ответственность за качество предложенного программного средства или базы данных, лицензиат - за выплату платежей. Кроме того, на лицензиата возлагается ответственность за соблюдение условий эксплуатации получаемого программного продукта, ответственность за масштабы использования, за передачу его другим пользователям.
Гарантии лицензиара можно разделить на правовые, технические и экономические.
Лицензиар должен не только предоставить лицензиату право на использование объекта лицензии, но и обязан обеспечить возможность использования.
К правовым гарантиям относятся заявление лицензиара о том, что на момент заключения договора он является единственным владельцем прав на объект договора и ему не известны права третьих лиц в отношении этого объекта. Если появится аналогичный программный продукт, с которым стороны не имели возможности ознакомиться до подписания лицензионного соглашения, то стороны должны разрешать возможные претензии совместно. Если же предоставлением лицензии будут нарушены права третьих лиц по вине лицензиара, то вся ответственность, включая возмещение убытков, понесенных лицензиатом, возлагается на лицензиара.
Лицензиар несет ответственность за техническую (практическую) осуществимость и пригодность объекта лицензии для указанной в соглашении цели. Под технической (практической) осуществимостью понимается возможность использования программного продукта (программ для ЭВМ и баз данных совместно с общеизвестными техническими средствами современной вычислительной техники). Лицензиат может пожелать получить гарантии от лицензиара в отношении работы объекта лицензии или заверение, что в результате применения объекта по лицензии он сможет получить указанный в цели договора результат. Лицензиар должен гарантировать, что при соблюдении определенных условий, использования определенной вычислительной техники будет обеспечено достижение соответствующих показателей - производительности, качества, экономичности и других параметров объекта лицензии. Лицензиар должен дать точную характеристику технического уровня объекта лицензии.
В лицензионном договоре может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензирования.
4.8. Права сторон на последующие модификации и усовершенствования. Согласно существующей практике, модификации разработанной программы для ЭВМ или базы данных, произведенные лицензиаром в течение гарантийного срока, должны предоставляться лицензиату бесплатно. По истечении данного срока указанные модификации лицензиату предоставляются лишь в случае продолжения сопровождения лицензиаром разработанного программного продукта. Все эти моменты должны быть оговорены сторонами в договоре и учитываться при определении цены лицензии.
Усовершенствования разработанной программы для ЭВМ или базы данных, созданные лицензиаром позднее даты установки на используемом оборудовании, предоставляются лицензиату (заказчику) на основании дополнительных соглашений.
Поскольку, как правило, лицензиар заинтересован в установлении долгосрочного сотрудничества и получении прибыли, он заинтересован в успешной деятельности лицензиата. В итоге оказание технической и иной помощи партнеру идет на пользу обеим сторонам, участвующим в соглашении.
4.9. Обеспечение доступа к исходному коду. Обычно лицензиар стремится передать программный продукт с помощью кода, понятного лишь ЭВМ, который трудно расшифровать. Лицензиат-пользователь хочет получить программный продукт в форме кода, понятного специалистам, т.е. исходного текста. Это позволит пользователю в дальнейшем легко видоизменять, модифицировать и улучшать программный продукт, так как отпадает необходимость в декомпилировании объектного кода или исполняемого модуля. Поэтому в соглашение должны быть включены специальные оговорки о запрете преобразования кодов.
4.10. Защита передаваемых прав. Поскольку несанкционированное использование программ для ЭВМ и баз данных имеет широкое распространение и наносит ущерб не только лицензиару, но в конечном итоге лицензиату, стороны могут внести в соглашение статью, предусматривающую обязанность лицензиата уведомлять лицензиара обо всех ему известных случаях несанкционированного использования данных программ для ЭВМ или баз данных, а также обязанность лицензиара предпринимать необходимые меры по пресечению такого использования.
4.11. Возможность переуступки авторского договора. Лицензиар имеет право предоставления лицензий на объект соглашения (сублицензия) любому другому лицу, если это прямо указано в договоре или определено дополнительным соглашением с лицензиатом.
4.13. Лицензионные платежи можно разделить на следующие виды. Паушальный (единовременный), роялти (периодические отчисления), комбинированные платежи (т.е. выплату части платежа в виде паушального, а последующей части - в виде роялти).
4.14. Информация и отчетность. Лицензиар имеет право осуществлять проверку правильности и своевременности, производимых лицензиатом платежей за использование объекта соглашения. Для этого необходимо включение в лицензионный договор соответствующих положений, предусматривающих право лицензиара на получение отчетности лицензиата о выпуске продукции по договору. Время предоставления отчетности должно быть согласовано.
При этом должно быть определено, какой должна быть отчетность по форме и содержанию, а также когда она должна представляться.
4.15. Обеспечение конфиденциальности носит обязательный взаимный характер. Поскольку программы для ЭВМ и базы данных можно легко скопировать и размножить, соглашением должно быть предусмотрено обеспечение конфиденциальности передаваемых по соглашению сведений. Стороны должны нести ответственность, как за свои действия, действия своих сотрудников, так и за действия своих партнеров и контрагентов.
Стороны должны договориться о сохранении конфиденциальности и по истечении срока действия договора, на период от 3 до 5 лет. Этот срок зависит от времени жизни объекта лицензии на рынке.
4.16. Важным средством продвижения продукции на рынок является реклама. Особенно важно проведение рекламной кампании при предложении на рынок нового, неизвестного ранее потребителю товара или в случае освоения новых рынков. В большинстве случаев эта обязанность возлагается на лицензиата. Однако если по договору лицензиату переходят не исключительные права, а лицензиар планирует также осуществлять реализацию продукции в той или иной форме, то справедливо будет в договоре обязать обе стороны осуществлять рекламные работы. В лицензионном договоре могут быть предусмотрены виды и объемы организации рекламы. Стороны могут предусмотреть согласование содержания и оформления рекламных материалов. В договоре может быть предусмотрено отчисление на рекламные цели фиксированных процентов от суммы выручки.
4.17. Разрешение споров. При возникновении споров по лицензионному договору наилучшей формой урегулирования возникших разногласий являются переговоры партнеров.
Если в результате переговоров вопрос остался нерешенным, подается иск в суд. Поэтому при заключении лицензионного соглашения следует указать, где будет рассматриваться спор: в суде, арбитражном суде, третейском суде.
4.18. Срок действия договора и условия его расторжения. Как и иные гражданско-правовые договоры, авторские договоры на программы для ЭВМ и базы данных прекращают действовать либо по истечении установленного в нем срока, либо по фактическому исполнению всех взятых сторонами обязательств, либо вследствие досрочного его расторжения, либо вследствие признания его недействительным.
4.19. Стороны вправе предусмотреть особые условия, которые, по их мнению, представляются важными для заключения и исполнения данного договора. Такими условиями, например, могут быть соглашения об использовании продукта по лицензии на конкретных типах ЭВМ, расположенных в определенных местах лицензиата (на определенных площадках или территориях). Как правило, в данный раздел входят положения, не вошедшие в другие разделы договора.
4.20. В приложении перечисляются все материалы, являющиеся неотъемлемой частью договора.
В пункте 6 ст. 1225 ГК РФ определены существенные условия всех лицензионных договоров:
1) предмет договора путём указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Примечательно, что не все специалисты согласны с позицией законодателя, в которой прямо разграничиваются два условия (о предмете и о способе его использования). Так, Е. Наумова к предмету лицензионного договора относит сразу три элемента: описание результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), номер и дата выдачи удостоверяющего документа, а также «способы использования..., т.е. имущественные права, названные в договоре, подлежащие передаче лицензиату»Наумова Е. Лицензионный договор как средство регулирования отношений по использованию произведений науки, литературы и искусства // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смеж-ные права. 2009. - N 3. - С. 4-7.. Данная позиция, однако, не отличается новизной, а является лишь следствием перестановки изначальных элементов, составляющих существенные условия.
Более интересна в этой связи позиция Е. Моргуновой, которая объединяет в предмете лицензионного договора как собственно предмет (в том смысле, который вкладывает в него законодатель, т.е. результат интеллектуальной деятельности), так и способ его использования. В результате, пишет она, «в качестве предмета договора выступает исключительное право» Моргунова Е.. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав // Интеллекту-альная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. - № 9. -С. 5.. Оригинальность такого подхода состоит в осознании невозможности конкретизации исключительного права без указания на соответствующий результат интеллектуальной деятельности.
Однако, какой бы то ни было практической ценности данная точка зрения не представляет -- в любом случае конкретный лицензионный договор должен содержать как перечень объектов интеллектуальной собственности, так и список предоставляемых прав.
Рассмотрим теперь существенные условия.
Предмет договора в виде указания на охраняемый объект. Как правило, современные российские специалисты в области гражданского права считают понятия «объект договора» и «предмет договора» синонимами. Так, Ф.И. Гавзе подразумевает под предметом всякого гражданско-правового договора действия, которые должен совершить должник, и объект, на который эти действия направлены. М.И. Брагинский выделяет в договоре юридический объект -- действия, и материальный объект -- вещь или иное благо, на которое направлено поведение.
Вопрос о предмете лицензионного договора не получил в науке однозначного разрешения. А.П. Сергеев замечает: «Большинство ученых в качестве предмета авторского договора рассматривают то произведение науки, литературы и искусства, по поводу создания и (или) использования которого стороны вступают в договорные отношения... Вместе с тем нельзя не учитывать того, что авторский договор опосредует отношения, связанные с использованием творческих произведений... Поэтому более точной представляется позиция, согласно которой предметом авторского договора являются те имущественные права, которые создатель произведения или заменяющее его лицо переуступает пользователю...» Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С. 278-279..
Таким образом, понятия «объект» и «предмет» лицензионного договора оказываются «настолько тесно взаимосвязаны, что всегда должны рассматриваться в неразрывном единстве»
Несмотря на это, В.А. Шуваев сделал попытку разграничить объект и предмет лицензионного договора. В качестве объекта он определяет «то, на что воздействуют субъективные права и юридические обязанности участников правоотношения, то есть непосредственно результат интеллектуальной деятельности или приравненное к нему средство индивидуализации, а не право использования результата». Предметом же, по его мнению, выступают «действия сторон, направленные на предоставление права использования объекта лицензионного договора» 128 .
Такой вывод является, по меньшей мере, спорным, поскольку правоотношения, возникающие у участников лицензионного договора направлены не на сам результат интеллектуальной деятельности (объект интеллектуальной собственности, например, литературное произведение), а как раз таки на исключительное право (т.е. право использования объекта интеллектуальной собственности, например, право издания произведения). Подтверждение такой позиции можно найти в абз. 1 п. 1 ст. 1223 ГК РФ прямо указывает, что «правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности... любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в т.ч. путем предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности». А, следовательно, предметом лицензионного договора является исключительное право.
Наконец, действия сторон, направленные на предоставление права использования объекта лицензионного договора следует относить к реализации договора, но никак не к его условиям.
Справедливости ради, стоит сказать, что позиция В.А. Шуваева подтверждается другими нормами закона. Так, О. Фролова приходит к выводу, что содержание п. 6 ст. 1235 ГК РФ позволяет говорить об объектах исключительных прав как о предмете договора Фролова О. Договоры о распоряжении исключительными смежными правами // Интел-лектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2007.- № 6.- С. 7..
Итак, исходя из п. 1 статьи 1225 ГК, определяющего охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предметом лицензионного договора может являться право использования исключительного права на следующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.
При заключении лицензионных договоров нужно иметь в виду следующие моменты.
Во-первых, необходимо обратить внимание, что сам результат интеллектуальной деятельности не является предметом, а используется только для указания на конкретное право использования.
Во-вторых, как отмечает А.Ю. Кувыркова, один и тот же объект исключительных прав может быть выражен в разных формах: например, фонограмма - в виде аналоговой или цифровой записи, файла в том или ином формате с теми или иными характеристиками воспроизведения Кувыркова А.Ю. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта интел-лектуальных смежных прав // Гражданин и право. 2009. - № 5.- С. 12..
Способы использования результата интеллектуальной деятельности. Отнесение данного условия к числу существенных обусловлено правилом, согласно которому права, не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, договор, не содержащий условий о способах использования результата интеллектуальной деятельности, не предоставляет лицензиату никаких прав.
При формулировании способов использования охраняемых объектов, предоставляемых по лицензионному договору, целесообразно воспользоваться указанными в ГК РФ способами использования исключительных прав, составляющими содержание исключительного права (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Так, способы использования авторского произведения указаны в ст. 1270 ГК РФ, способы использования изобретения, полезной модели, промышленного образца - в ст. 1358, способы использования товарного знака - в ст. 1484 ГК РФ и т.д. При этом следует учитывать, что все содержащиеся в этих статьях перечни правомочий не являются исчерпывающими. Кроме того, любой способ такого использования является делимым, а потому лицензионный договор может предусматривать предоставление лишь части такого правомочия.
В теоретическом и практическом плане актуальным является вопрос о т.н. «общем праве на использование»: возможно ли указание на то, что лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом. П. Головань приходит к выводу, что при формальном толковании закона на этот вопрос можно дать лишь отрицательный ответ, т.е. необходимо указывать конкретные способы использования результата интеллектуальной деятельности Головань П. Авторский договор - ошибки практики заключения и исполнения // Интеллектуаль-ная собственность. Авторское право и смежные права. 2007.-№ 1.-С. 57-58..
Так, музыкальная компания подала в Арбитражный суд г. Москвы иск к ПБОЮЛ Н., который занимался незаконным распространением экземпляр фонограмм с записью автора К. Компания мотивировала иск тем, что обладает исключительным правом на распространение фонограмм по авторскому договору с К. и, следовательно, имеет право запрещать незаконное их распространение третьими лицами. При этом в договоре было указано, что «...музыкальная компания приобретает все исключительные имущественные авторские права, указанные в ст. 16 Закона «Об авторском праве и смежных правах», на использование в любой форме и любым способом созданных творческим трудом автора музыкальных произведений», а вместо перечисления конкретного перечня передаваемых по договору прав использовали местоимение «все»Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, свя-занных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных пра-вах"» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999.- № 11.-С. 39-43..
Суд первой инстанции отказал в иске, в т.ч. и потому, что компания, по мнению суда, не подтвердила факт обладания исключительными правами на фонограммы. Это решение было подтверждено и постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа, в котором, в частности, было указано: «...суд первой инстанции правомерно сослался на п. 2 ст. 31 ФЗ "Об авторском праве и смежных правах", предусматривающий, что все права, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными» Там же. С. 45..
Разумеется, что необходимость перечисления конкретных прав в договоре призвана защитить лицензиара от недобросовестных действий со стороны контрагента. В таком случае, например, лицензиар может быть уверен в том, что размер вознаграждения по договору соответствует объёму предоставленных прав, а при появлении новых способов (допустим, в результате технического прогресса) - получить дополнительное вознаграждение.
Однако реализация такого подхода в законодательстве несёт и определённые неудобства для сторон, желающих заключить договор по использованию результата интеллектуальной деятельности всеми возможными (известными и неизвестными) способами. Во-первых, в таком договоре необходимо будет указать все известные на момент заключения договора способы использования (причём их круг не ограничивается перечисленными в законе). Во-вторых, в случае появления новых способов, необходимо изменение договора.
В связи со сказанным, а также тем, что законодатель сам неоднократно использует общий способ указания на способы использования (п. 2 ст. 1296, п. 2 ст. 1297 ГК РФ и др.), можно попытаться обосновать законность концепции общего права использования. Так, Э.П. Гаврилов пишет: «Сами правомочия (способы использования) могут быть указаны в лицензионном договоре либо конкретно, по отдельности, либо общим способом. Возможно указание о том, что по лицензионному договору предоставляются либо все правомочия, принадлежащие лицензиару, либо все правомочия, за исключением некоторых, указываемых конкретно». Придерживается данной точки зрения и В.А. Шуваев, который предлагает прямо указать в законе возможность предоставления лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в полном объеме, с сохранением за лицензиаром исключительного права в отношении такого результата или средства Шуваев В.А. Указ.соч. С. 19-20..
Так же в качестве существенного условия лицензионного договора, как и любого прочего, следует признать стороны договора. Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар - обладатель исключительного права, который предоставляет другой стороне договора право использования охраняемого объекта, и лицензиат -- сторона, которой предоставляется право использования. И лицензиаром, и лицензиатом, по общему правилу, могут выступать как граждане, так и юридические лица.
При этом, несмотря на то, что закон не устанавливает каких-либо возрастных ограничений для признания лица автором, права автора, в т.ч. числе и заключение договоров, физическое лицо может осуществлять только по достижении 14-летнего возраста (в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ).
Кроме того, в отношении секретных изобретений могут быть установлены определённые ограничения на использование (п. 1 ст. 1405 ГК РФ). В данном случае речь идёт Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне». Так, согласно ст. 27 указанного Закона допуск организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.
В науке также высказывалась иногда точка зрения, согласно которой в качестве стороны, предоставляющей право использования произведения (по современной терминологии - лицензиар), непременно должен быть только автор такого произведения. Такая позиция косвенно находила подтверждение в отдельных положениях закона: абз. 2 п. 2 ст. 30, абз. 2 п. 1 ст. 30 Закона об авторском праве однозначно использует термин «автор» для обозначения одной из сторон; а статья 4 Закона под автором понимала только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Действующее законодательство устранило данное недоразумение благодаря формулировке «автор или иной правообладатель».
В то же самое время остаётся некоторая неопределённость в сфере договора авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), поскольку закон в качестве стороны, создающей произведение науки, литературы или искусства определяет автора, которым может выступать только гражданин, т.е. физическое лицо (ст. 1257 ГК РФ). При этом отдельные объекты авторского права, право использования по которым предполагается передать посредством договора авторского заказа, могут создаваться и коллективом авторов. А с учётом того, что исключительные права на служебные произведения по общему правилу принадлежат работодателю, т.е. организации, юридическому лицу (абз. 1 п. 2 ст. 1295 ГК РФ), рано говорить об исчерпании дискуссии.
Примерами рассматриваемой ситуации могут служить случаи создания произведений градостроительства, садово-паркового искусства, географических и иных карт и проч. по заказу.
В то же самое время несомненно, что автором произведения, т.е. его создателем, творцом, может выступать только человек, при этом его статус (индивидуальный предприниматель, сотрудник организации и т.д.) значения не имеет. Такая позиция нашла своё отражение и в Обзоре практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, свя-занных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных пра-вах"» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. N11. С. 47..
В зависимости от наличия встречного предоставления можно выделить возмездные и безвозмездные договоры, что следует из анализа содержания п. 5 ст. 1235 ГК РФ. При этом прямое указание в законе на возможность заключения безвозмездных лицензионных договоров является новеллой части четвёртой ГК РФ.
До вступления в силу части четвёртое ГК РФ в науке существовала дискуссия о возможности безвозмездного распоряжения исключительными правами. И. Тулубьева, в частности, придерживалась мнения, что «в п. 1 ст. 31 Закона (об авторском праве...) перечислены существенные условия авторского договора, в числе которых размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. Таким образом, законодатель чётко определил, что... вознаграждение должно выплачиваться... Авторский договор является возмездной сделкой». Более того, безвозмездные авторские договоры противоречили, по её мнению и правовой доктрине, поскольку они «уводят расчеты по таким договорам в теневой сектор экономики».
Р.В. Соловьёв в то же самое время указывал: «...фактически данная норма (п. 1 ст. 31 Закона об авторском праве) закрепляет лишь то, что вопрос об авторском вознаграждении подлежит обязательному согласованию в договоре. Поэтому, если авторские права по договору передаются безвозмездно, об этом необходимо прямо указать в договоре. Иначе условие о цене авторского договора будет считаться несогласованным» Соловьёв Р.В. Авторское право: Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». - М., 2001. С. 73.. При этом существовала и практика заключения безвозмездных авторских договоров
Конец указанной дискуссии положило принятие части четвёртой ГК РФ. Неубедительными выглядят попытки некоторых специалистов распространить на безвозмездные договоры о распоряжении исключительными правами (в первую очередь в отношении договоров об отчуждении исключительного права) положения о договоре дарения. Во всяком случае, безосновательно позиция, согласно которой к договорам по распоряжению исключительным правом применяются ограничения, установленные для договора дарения (например, недопустимость дарения в отношениях между коммерческими организациями) 146 . В таком случае следовало бы, например, признать незаконным, например, установку любого бесплатного программного обеспечения на компьютеры в организациях.
И.С. Чупрунов пишет, что «применение в порядке аналогии закона норм о дарении к безвозмездному лицензионному договору невозможно, так как при выдаче лицензии имеет место не транслятивное (как при дарении), а конститутивное правопреемство» Чупрунов И.С. Указ. соч. С. 104..
Существенным условием размер вознаграждения является только для возмездных лицензионных договоров.
Всё вышесказанное позволяет установить следующие правила определения возмездности договора:
1) если в договоре прямо указано, что он является безвозмездным, договор является действительным и безвозмездным;
2) если договор вообще не упоминает о вознаграждении или хотя и упоминает о нем, но не позволяет определить размер вознаграждения или порядок его определения, такой договор «считается незаключенным», т.е. является ничтожной сделкой;
3) если договор содержит условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, он считается возмездным.
Помимо общих для всех лицензионных договоров существенных условий, существуют и специальные существенные условия в отношении отдельных видов лицензий.
Так, для договора авторского заказа существенным является срок создания объекта авторского права, поскольку согласно п. 1 ст. 1289 ГК РФ произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. А договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.
В теории высказываются противоречивые мнения по вопросу о том, является ли указание правообладателя исключительного права на произведение в договоре авторского заказа существенным условием.
Э.П. Гаврилов, например, полагает, что «договор авторского заказа "должен" (а не "может"!) предусматривать либо отчуждение заказчику исключительного права, либо предоставление заказчику права на использование: "может" относиться к возможности выбора между этими двумя условиями» Гаврилов Э.П. Указ. соч. С.89-90.. Е.А. Моргунова придерживается иной точки зрения: «Если в договоре авторского заказа не предусмотрено ни отчуждения исключительного права на создаваемое автором произведение, ни предоставления права, то по этому договору заказчик приобретает только право собственности на материальный носитель произведения, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование» Моргунова Е.А. Авторское право: Учебное пособие. - М., 2008. С. 56..
Ю.П. Свит приходит к мнению, что позиция Е.А. Моргуновой в данном споре выглядит более убедительной, поскольку согласно п. 1 ст. 1288 ГК РФ «содержание договора исчерпывается обязанностью создать произведение на материальном носителе или в иной форме» и «формально задача автора может исчерпываться созданием произведения и предоставлением заказчику его материального носителя в собственность или во временное пользование» Свит Ю.П. Договор авторского заказа // Законы России. 2009.- № 5.- С. 33. . Вопрос же распоряжения исключительными правами оставлен на усмотрение сторон договора.
Помимо рассмотренных нами выше условий к существенным, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, относятся также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Все прочие условия являются факультативными -- отсутствие в договоре условий о сроке или территории действия прав лицензиата компенсируется наличием диспозитивных норм в ст. 1235 ГК: презюмируется, что, если стороны не договорились об ином, лицензиат имеет право использовать интеллектуальный продукт в течение пяти лет на всей территории Российской Федерации.
Пункт 3 ст. 1235 ГК РФ относится к территории действия лицензионного договора. В частности, содержится требование о необходимости указания в лицензионном договоре территория допустимого использования объекта договора. При этом неуказание такой территории позволяет лицензиату осуществлять использование охраняемого объекта «на всей территории Российской Федерации».
Пункт 4 статьи посвящен сроку лицензионного договора. Установлено, что срок лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий объект. При этом тот факт, что срок лицензионного договора превышает срок действия исключительного права, не должен приводить к недействительности договора -- такой договор считается заключённым на срок действия исключительного права. Абз. 2 устанавливает пятилетний срок действия лицензии в случае, если договор не содержит указаний на срок его действия.
Интересно, что несмотря на диспозитивный характер некоторых требований (о возмездности договора) и наличие отдельных исключений из общего правила (о форме), некоторые исследователи считают возможными их включение в дефиницию лицензионного договора. Например, С.А. Судариков определяет лицензионный договор как «заключенное в письменном виде соглашение между правообладателем и правопреемником об условиях передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности на возмездной основе» Судариков С.А. Указ. соч. С. 276.. Такой подход недопустим, поскольку нельзя выдавать факультативные признаки договора за обязательные.
Одним из условий лицензионного договора может выступать обязанность лицензиата использовать предоставляемые исключительные права. Например, по издательскому лицензионному договору лицензиат «обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков» (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).
Очевидно, что принудительные лицензии также должны содержать условия об обязательном использовании исключительных прав.
Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и другое) 154 .